제약바이오,성공적 미국특허 포트폴리오 구축 이슈는?

[기고] 박현석 변호사(미국 슈그루 마이언 PLLC)-상

최근 국내 제약바이오산업 약진이 눈부시다.  그간 쌓아온 저력과 최근 정부의 바이오 산업 육성 정책 및 이에 따른 투자 활성 등이 맞물려 시너지 효과를 내고 있다.  지난 몇 년간 다수의 기업들이 수백억원에서 수조원 대 기술이전계약을 다국적 제약회사들과 체결하는 등 세계적으로 우리 기술이 주목받고 있다.

이러한 기조에 따라 관련 기술에 대해 좋은 특허 포트폴리오를 구성하고 보유하는 것에 대한 중요성과 관심도 나날이 높아지고 있다.  특히 글로벌 시장에 성공적으로 진입하기 위해 반드시 거쳐가야 할 미국 시장에 대한 관심이 뜨거우며, 미국 시장에서 성공의 전제가 되는 미국 특허 포트폴리오 구축에 많은 기업이 노력을 기울이고 있다.

강한 미국 특허 포트폴리오를 성공적으로 구축하기 위해서는 미국 특허제도의 기본적인 이해가 필요하다. 

한국을 비롯한 많은 국가 특허제도들이 큰 틀을 공유하고 있긴 하지만, 자세히 들여다보면 많은 차이가 있다.  따라서, 한국 특허제도에 대한 이해를 바탕으로 미국 특허제도가 이러할 것이라고 추론하는 것은 자칫 기업의 중요한 자산인 특허 획득에 치명타가 될 수 있다.

'KOREA PHARM & BIO 2019' 행사 마지막 날인 4월 18일 미국의 IP 전문 로펌 Sughrue Mion, PLLC (이하, 슈그루 마이언)는 국내 제약바이오 기업이 성공적인 미국 특허 포트폴리오를 구축함에 있어 중요한 이슈들을 소개한다. 

이날 오전 세션에서는 연구실의 발명이 기업자산인 특허로 되기까지 과정을 살펴보고 이러한 과정에서 연구팀, 사업개발팀, 법무팀, 경영진 등 다양한 기업 내 조직이 어떻게 효율적으로 협업해야 하는지 살펴본다.

아울러 연구일정과 특허출원 일정을 어떻게 조율해야하는지, 초기 기초발명에 대한 특허출원 이후, 어떤 후속 특허출원들이 이루어 질 수 있는지 그 종류와 타임라인을 살펴본다. 또 특허 존속기간을 연장시킬 수 있는 미국 특허제도를 짚어보고, 기업이 이를 어떻게 활용해야 하는지 살펴본다.  끝으로, 성공적으로 구축된 특허 포트폴리오를 활용하여 수익창출을 함에 있어서 주지하고 있어야 할 사안들을 검토한다.

이날 오전 세션에서는 슈그루 마이언의 이선희 변호사, Raja Saliba 변호사, 박현석 변호사가 연사로 참여하며, 영어 강연에 대해서는 동시통역이 제공된다.

1957년에 설립된 슈그루 마이언은 미국 워싱턴 DC에 본 사무소를 두고 있으며, 특허 발행수를 기준으로 미국 내 랭킹 2위 지식재산권 전문 로펌이다.  슈그루 마이언은 특허출원 업무부터 지식재산 법률자문, 미국 특허청에서의 무효심판, 법원에서의 특허침해소송 및 ITC 분쟁까지 지식재산과 관련된 통합 법률 서비스를 제공하고 있다.