엘러간, ‘레스타시스’ 특허권 인디언族 양도 왜?

주권면제 권한 행사로 특허무효절차(IPR) 우회 모색

엘러간社가 약효동등성 평가목록집 ‘오렌지 북’에 등재된 자사의 안구건조증 치료제 ‘레스타시스’(사이클로스포린 안과용 에멀전제) 0.05%의 6개 특허권을 세인트 레지스 모호크 부족(Saint Regis Mohawk Tribe)에 양도한다고 8일 공표해 궁금증이 일게 하고 있다.

이날 엘러간측은 특허권 양도에 합의하면서 해당 특허내용들에 대한 전용사용권을 인정받았다고 덧붙였다.

특히 엘러간측은 주권(主權)을 인정받는 부족 정부를 두고 있는 세인트 레지스 모호크 부족이 특허무효심판(IPR) 절차로부터 주권면제(sovereign immunity)를 행사할 수 있는 권한을 근거로 현재 진행 중인 ‘레스타시스’의 특허무효심판 절차에 대해 기각 청원서를 제출했다고 밝혔다.

세인트 레지스 모호크 부족은 미국 북동부 해안지역과 오대호(五大湖) 인근의 보호지역에 밀집거주하는 북아메리카 인디언 원주민의 한 부류로 알려져 있다.

엘러간측이 이번에 양도키로 한 ‘레스타시스’의 특허권은 ▲미국 특허번호 8,629,111 ▲8,633,162 ▲8,642,556 ▲8,648,048 ▲8,685,930 ▲9,248,191 등이다. 이들 특허권의 미국시장 만료시점은 오는 2024년 8월 27일이다.

다만 이번 합의내용은 최근 텍사스州 마셜 연방지방법원에서 5일 동안 심리를 진행한 끝에 종료되어 판결을 앞두고 있는 ‘레스타시스’ 특허 관련 제네릭 약식 허가신청(aDNA) 특허소송에는 영향을 미치지 않을 것이라고 엘러간측은 설명했다.

엘러간社의 밥 베일리 최고 법무책임자는 “세인트 레지스 모호크 부족과 그들의 변호인측이 미국 특허상표국(USPTO) 산하 특허심판원(PTAB)에서 진행될 ‘레스타시스’의 지적재산권 관련 특허무효심판 절차를 앞두고 우리에게 의향을 타진해 왔다”고 말했다.

이에 엘러간은 제안내용을 두고 특허 및 주권면제법 전문 변호사들과 면밀한 검토작업을 진행했다고 언급했다. 이 과정에서 최근 플로리다대학 연구재단과 메릴랜드대학 등이 주권면제 조항을 근거로 특허심판원에서 특허무효절차의 기각을 이끌어 낸 사례들을 참조했다고 덧붙였다.

베일리 법무이사는 “우리는 세인트 레지스 모호크 부족측의 친절하고 진취적인 제안에 깊은 감명을 받았다”며 “이 같은 방법을 통해 세인트 레지스 모호크 부족은 자주성이라는 목표에 도달하고 재역사회에서 가장 시급한 현안들에 대응해 나갈 수 있을 것”이라고 단언했다.

한편 세인트 레지스 모호크 부족 평의회는 이번 합의와 관련, “우리의 전체적인 경제적 다양화 전략의 일환으로 특허, 기술 및 연구‧개발 영역에서 우리 부족이 실행 가능하고 건전한 기회를 포착하고자 노력하고 있는 사례의 하나라 할 수 있을 것”이라고 입장을 밝혔다.

평의회는 뒤이어 “우리는 보호구역 내 카지노 매출에만 의존할 수는 없다”며 “자주성을 확립할 수 있기 위해 우리는 다양한 사업영역에 진출해 아크웨사스네(Akwesasne) 지역사회에서 만성적으로 충족되지 못하고 있는 주거, 취업, 교육, 건강관리, 문화 및 언어 등 산적한 현안들에 대처해 나갈 수 있어야 할 것”이라고 강조했다.

양측간 합의에 따라 세인트 레지스 모호크 부족은 1,375만 달러의 계약성사금을 우선 지급받기로 했다. 아울러 매년 1,500만 달러를 로열티 명목으로 지급받기로 했다.