“제약바이오기업,해외진출시 회사·물질 특별성 초점 맞춰라”

대학 박사학위 등 따지는 문화적 요소 장애...빅파마, 어디가서 포스닥 관심없어

국내 제약사나 바이오기업들이 해외시장 진출시 자기 회사와 물질의 특별성에 초점을 맞춰 파트너링을 준비해야 한다는 지적이다.

서울바이오허브가 12일 미국 헬스케어 전문 로펌 Foley Hoag의 파트너 변호사단을 초청해 서울바이오허브 지하 컨퍼런스룸에서 개최한 ‘글로벌 바이오의료 사업화 전략 세미나’에서 Foley Hoag 장혜미 변호사는 ‘미국 바이오 시장 진출을 위한 특허 라이선스 전략’ 발표를 통해 한국 기업의 해외 진출시 가장 큰 장애물로 문화적인 요인을 꼽았다.

장혜미 변호사는 “한국 제약사 등의 초대로 방문해 보면 큰 회사들 같은 경우도 어느 대학, 어디서 박사학위를 받았다고 얘기하는데 너무 많은 시간을 보낸다”며 “빅파마는 어디 가서 포스닥을 했는지 관심 없다. 우리 기업을 홍보할 때는 우리 과학이 얼마나 특별한지에 초점을 맞춰야 한다”고 조언했다.

그는 “우리 회사가 왜 훌륭한지, 특별한지를 2~3페이지 안에 설명할 수 없다면 계약 성사는 어렵다. 물질이 왜 그렇게 특별한가에 관심을 가지고 있기 때문에 비교대상은 얼마를 벌고 있고, 우리는 얼마를 벌 수 있을지 등을 설명할 수 있어야 한다”며 “빅파마에 너무 많은 것을 요구해도 안 되지만 너무 적은 것을 요구해도 안 된다. 둘 다 무리수다. 적정선을 잘 요구할 줄 알아야 한다”고 강조했다.

장 변호사는 “우리 회사, 우리 물질이 얼마나 훌륭하고 특별한지를 설명하는 게 중요하다. 라이선스를 위해 프리젠테이션을 할 때 20분 정도 하는데 그 시간이 정말 의미 있게 다가오도록 해야 한다”며 “이메일을 어떻게 쓸지, 전화는 어떻게 할지 등도 중요한 요소가 된다. 전임상을 시작하면 연락을 해서 언제 끝나는데 그때 다시 연락하겠다는 등 지속적으로 약속을 잡아야 한다”고 덧붙였다.

또한 “국내 기업들이 라이선스 계약을 체결할 때 한국, 싱가포르, 중국 등 아시아 판권을 가져가고 파트너사가 다른 지역을 담당하게 하는 것이 최근의 트렌드”라며 “최근 코프로모션이 인기 끄는 이유는 코프로모션 하면서 제품을 한국 외 다른 지역에 파는 걸 배울 수 있기 때문”이라고 밝혔다.

라이선스 계약 후 재실시권과 관련해서는 “재실시권은 명료한 게 중요하다”며 “미국에서는 이와 관련 많은 판례가 있다. 배타적 전용실시권을 줬다면 암묵적으로 재실시권을 준 것으로, 반면 통상적인 실시권을 준 것은 재실시권을 준 것으로 보지 않는다”고 말했다.

장 변호사는 계약 해지와 관련해서는 “라이센서가 되는 입장이라면 가능한 한 많이 돌려받아야 한다. IP 데이터, 연구소 데이터 등을 제대로 돌려받도록 하는 게 중요하다”며 “나중에 돌려주겠다고 했으면 돌려받기 어렵다. 바로 돌려받도록 해야 한다. 마치 노예처럼 계약에서 풀려나지는 못하는데 받는 것은 줄어드는 상황이 올 수도 있다”고 지적했다.

장 변호사는 “라이센스 아웃을 하는데 라이센스 인 하는 회사에서 실사를 한다. 이때 여러분의 특허에 대해 시비를 걸 수 있다”며 “특허 유효성을 따지려고 할 때 패널티로 로열티를 2~3배로 하는 등 계약서에 이에 대처할 수 있는 조항을 넣어야 한다”고 설명했다.

여기에 “IP가 나중에 누구에게 귀속될지 사전에 명확히 하는 게 굉장히 중요하다”며 “파트너사와 기밀유지 서약을 체결했는데 해당 회사가 인수하려고 하는 등의 경우에도 기밀정보를 이용해서 다른 목적을 이루려고 하는 것을 차단할 수 있도록 해야 한다”고 조언했다.

장 변호사는 “계약 후 다른 타깃이나 투여경로를 바꾸었을 때 등등에 페이먼트를 받을 수 있다”면서도 “국내 제약사는 뭔가를 요구하는 것에 대해서 주저하는 경향이 있다. 미국은 모든 것이 협상 대상이다. 한국 사람은 예의나 체면을 지키려고 필요한 것을 잘 요구하지 못하는 경우가 있는데 이럴 경우 자산의 가치를 제대로 인정받지 못할 수 있다”고 경고했다.

그는 “물론 첫 딜을 체결하는 게 상당히 중요하기 때문에 나름대로 조금 양보를 하고 들어갈 수 있지만 핵심자산을 헐값으로 넘기는 것은 안된다”며 “적응증에 대해서도 명확하게 제시할 필요가 있다. 마일리스톤을 받기 위해 열심히 노력했다면 그 근거를 남기는 것도 필요하다”고 말했다.

장혜미 변호사는 “미국에 진출하면서 파트너사에 특허와 노하우에 대해 패키지 형태로 계약해 실시권을 제공하고 로열티를 받는다. 그런데 미국의 오래 전 판례를 보면 이 경우 특허가 만료되면 로열티를 제공할 수 없다”며 “이럴 때는 로열티 대상을 특허와 노하우로 구분하는 게 한 방법이다. 패키지로 묶었다면 특허가 만료된 후 노하우가 더 중요하더라도 로열티를 받지 못한다”고 주의를 당부했다.

장혜미 변호사는 “스타트업 기업 등 국내 기업이 대기업과 라이센스 아웃 계약을 체결할 경우 가장 중요한 것은 정직성을 보여주는 것”이라며 “자신이 가지고 있는 좋은 점, 너무 긍정적인 면만 보여주지 말고 발생할 수 있는 리스크 등을 솔직하게 얘기해 신뢰성을 확보해야 한다”고 강조했다.

장 변호사는 “언제까지 동물시험을 끝내고 자료를 보내겠다고 하면 기한을 명시하고, 시험 등 일정을 충분히 잡아서 반드시 명시된 기한을 지켜야 한다”며 “지킬 수 있는 것만 약속해야 한다. 파트너사와 장기적인 절차를 같이 밟아가는 것이기 때문에 전임상의 경우 언제쯤 결과가 나오고 그 때 연락하겠다는 식으로 지속적으로 만남을 이어가야 한다”고 말했다.

끝으로 장 변호사는 “국내 기업의 미국 진출시 합작투자를 하면 도움을 받을 수 있겠지만 누군가에게 성공 결과를 넘기기 보다는 스스로 했으면 좋겠다”며 “너무나 크고 무리한 꿈을 얘기하는지 모르겠지만 희귀질환 적응증에 대한 시장이 작기 때문에 적은 영업사원으로도 직접 공략할 수 있다. 작더라도 자회사를 설립해 진출했으면 한다”는 바람도 드러냈다.