<27> 공지기술 실시 항변이 특허침해소송에서 유효한 방어일까?

자사가 실시하는 기술이 기존에 존재하던 기술과 동일하므로 특허침해에 해당하지 않는다고 하는, 소위 “공지기술 실시 항변 (practicing prior art defense)”을 주장할 수 있는 지에 대해 종종 문의를 받곤 한다.

결론부터 말하면, 미국 법원에서는 공지기술 실시 항변 만으로는 문언적 침해를 면할 수 없다.

미국 특허침해소송에서 피고가 항변으로 사용할 수 있는 수단으로는 특허를 무효화하거나, 자사 제품이나 공정이 특허 청구항의 모든 요소들을 포함하지 않으므로 침해가 없다고 주장하거나, 특허가 unenforceable하다는 것을 입증하거나, 금반언을 입증하거나, 선사용자 권리를 주장하거나, 혹은 특허의 남용이나 권리의 제한 등과 같은 것을 들 수 있다. 

이중 특허를 무효화시키는 법적 근거 중 하나로서, 해당 특허의 청구항이 기존에 존재하던 기술과  동일하여 신규성을 결여하고 있는 경우를 들 수 있다.  한편, 내가 실시하고 있는 기술이 특허의 출원일 전에 존재하고 있던 기술과 동일하다면, 해당 특허가 신규성을 갖지 못한다는 얘기도 되므로, 내가 존재하는 기술이 특허출원일 이전에 공지된 기술과 동일하다는 것을 입증하면 해당 특허도 당연히 무효이고 내 행위도 침해를 구성하지 않는다고 하는 논리를 세울 수 있다. 

그런데, 위 논리를 거꾸로 적용하면 특허권자는 침해의 존재를 입증하기 위하여는, 피고의 제품이나 공정이 특허 청구항에 기재된 모든 요소들을 포함하고 있음을 입증하고, 덧붙여 피고 제품이나 공정이 선행기술과 다르다는 것을 입증해야 하는 것으로도 될 수 있는 모순이 있다.

그리고 또 하나, 공지기술실시 항변 만으로 비침해 방어가 될 수 없는 이유는, 입증의 부담이 다르기 때문이다.  즉, 자사의 기술이 선행기술과 동일하다는 것을 입증하는 책임의 정도는 preponderance of the evidence standard로서, 등록 특허가 신규성이나 기타 특허요건을 갖추고 있지 못하므로 무효라고 하는 것을 입증하기 위해 필요한 clear and convincing evidence보다 낮기 때문이다.  굳이 편이를 위하여 임의적인 숫자로 표시한다면, preponderance of the evidence standard는 50%를 넘는 만큼만 설득력이 있으면 충분한  것이 되는 것일 수 있는 반면, clear and convincing evidence는 약 75%를 넘는 정도의 설득력을 가져야 되는 것이라고 하면, 왜 자사 기술이 공지된 기술과 동일한 것인지를 입증하는 것이 곧바로 특허무효 입증으로 될 수 없는 지 쉽게 이해할 수 있다. 

그리고 공지 기술의 범위가 2011년 미국특허법이 개정되기 이전에는 인쇄된 간행물이 아니고 공연히 실시만 되던 기술의 경우 지역적으로 제한이 있었기 때문에, 공지 기술이 곧 법적 선행기술이 되지 않는 경우도 있을 수 있다.  

따라서 자사의 기술이 특허출원일 이전에 알려져 있던 기술을 그대로 사용하고 있으므로 특허침해가 되지 않는다고 하는 가정은 금해야 하고, 해당 특허에 대한 무효나 비침해 여부에 대하여 전문가의 검토를 받을 필요가 있다. ‘

한편, 공지기술 사용 항변과 비슷하지만 다른, 소위 “선사용자 방어 (prior user defense)”가 있다.  2011년 개정된 특허법에서 제 273조 "상업적 선사용을 기반으로 한 침해에 대한 방어 (defense to infringement based on prior commercial use")을 수정하였는데, 이 조항은 공정에만 적용되며, 기소된 침해자가 다음의 조건을 만족시키는 경우 계속 사용을 허용한다:

선의 (good faith)로 하는 행위로서 (즉, 타인의 특허를 침해하는 줄 모르고),  내부적인 상업적 사용 혹은 실제적인 정상 판매 (actual arm’s length sale) 등 으로서, 미국내에서 특허기술을 상업적으로 사용했고; 

위 상업적 사용이 청구된 발명의 유효 출원일 또는 청구된 발명이 특허법 제 102(b)에 따라 선행 기술의 예외에 해당하는 방식으로 대중에게 공개된 날짜 중 이른 날로부터 적어도 1년 이전 부터 행해져왔을 것.

이 선 사용자 방어는 실제 선 사용자에게만 적용되고 타인에게 양도할 수 없다. 그리고 피고가 정당한 근거 없이 선 사용자 방어를 주장한 것으로 판명되면, 원고/특허권자에게 변호사 수임료를 지급해야만 할 수도 있어, 그 범위도 제한적이고 남용도 방지하고 있다. 

<필자소개>

이선희 변호사는 30여년 동안 한국과 미국에서, 특허출원 뿐만 아니라, 특허성, 침해여부, 및 Freedom-to-operate에 관한 전문가 감정의견을 제공하는 서비스를 해오고 있다. 또한 생명과학, 의약품, 및 재료 분야 등에서 특허출원인이 사업목적에 맞는 특허 포트폴리오를 만들 수 있도록 자문을 하고 있다. 이 변호사는 한미약품이 아스트라제네카를 대상으로 하여 승소하였던 미국뉴저지 법원의 에스오메프라졸 ANDA 소송을 담당하기도 하였다.