<19> 미국 대법원 특허양도인 금반언 (Assignor Estoppel) 원칙이 제한되는 경우 설명

지난 3월 기고 (https://www.yakup.com/pharmplus/index.html?mode=view&pmode=&cat=132&cat2=477&nid=3000132546&num_start=0)에서, 미국 연방 대법원이 특허양도인 금반언의 원칙을 폐지할 것인지 혹은 그 적용 범위를 수정하여 계속 적용하도록 하는 판결을 낼 지에 대해 관심이 쏠리고 있다고 전한 바 있다. 

2021년 6월 29일에 미국 연방 대법원은 Minerva Surgical, Inc. v. Hologic, Inc., Case no. 20-440 사건 판결에서, 양도인 금반원 원칙의 완전한 폐지를 거부하고, 대신 그 적용범위를 한정하는 내용이 판결을 내렸다.  특허를 양도 혹은 이전한 종전 특허권자 혹은 발명자가 해당 특허의 무효를 주장하지 못하도록 하는 것이 합당한 경우도 있을 수 있지만, 양도인 금반언의 원칙이 적용되는 것이 적합하지 않은 상황도 있음을 인정함으로써, 특허양도인 금반언이 적용되는 범위를 한정한 것이다.

양도인 금반언 (assignor estoppel)의 원칙은 영미법에서 형평성에 근거하여 법원이 만들어 낸 원칙으로서, 발명자나 특허출원인/특허권자가 특허(출원) 매각을 한 후 나중에 특허침해 등을 회피하기 위하여 해당 특허가 무효라고 주장하는 것을 금하는 원칙이다. 특허(출원)를 매각할 때 하는 말 (명시적인 말과 암묵적인 말 모두를 포함)과 매각 후에 하는 말이 불일치해서는 안된다는 것이고, 상식적인 원칙이다.  이 상식적인 원칙이 지켜지지 않는 것을 방지할 필요가 있고 (그래서 이 원칙을 유지하는 것이 더 좋다는 입장을 지지하고), 이 원칙이 적용되는 것이 타당한지 의문을 제기할 필요가 있는 경우도 있다 (예를 들면, 양수인이 해당 출원을 매입한 후 일련의 계속출원을 통하여 매입 시점보다 넓은 범위의 특허를 획득한 경우).  

Minerva Surgical, Inc. v. Hologic, Inc. 사건을 간단히 설명하면, 발명자 Truckai는 1990년대에 비정상적인 자궁 출혈을 치료할 수 있는 기기 (NovaSure system)를 발명하여 특허출원을 하였다. 이 기기는 자궁내 표적 세포를 파괴하기 위하여, 수분이 통과되는 (moisture permeable) 헤드 부품을 이용한다.  Truckai는 그 특허출원과 장래에 출원될 수 있는 계속출원 (continuation application)에 대한 권리를 본인이 근무하던 회사 Novacept, Inc.에 양도하였고, Novacept, Inc.는 그 후 Hologic, Inc.에 매각되었다.  물론 Novacept, Inc.가 보유하고 있던 지식재산 자산도 포함해서이다.  2008년에 Truckai는 Minerva Surgical, Inc.라고 하는 회사를 설립하고 수분이 통과되지 않는 헤드를 이용하는 개량 기기 (Minerva Endometrial Ablation System)를 발명하여 특허를 획득하였고, FDA의 허가도 받아 판매를 하게 된다.  한편 Hologic은 Minerva Endometrial Ablation System을 포함할 수 있는 범위의 청구항을 갖는 계속 출원을 하여 2015년에 특허를 획득하게 된다.  특허획득 후, Hologic은 Minerva에 대하여 연방지방 법원에 특허침해 소송을 청구하였고, Minerva는 해당 청구항은 헤드가 수분 통과성을 갖는다고 설명하는 명세서보다 광범위하고 진보성도 결여하여 무효라고 항변하였다.  Hologic은 Minerva는 양도인 금반언의 원칙에 따라 해당특허의 무효를 주장할 수 없다고 하는 주장을 하였고, 법원은 Hologic의 손을 들어주었다.  그리고 연방순회항소법원도 지방 법원의 양도인 금반언 원칙에 동의하였다.

     

이에 Minerva가 대법원에 양도인 금반언 원칙을 완전히 폐지하거나 제한적으로만 인정하도록 하는 판결을 청원하였고, 2021년 6월 29일자 대법원 판결은 양도인 금반언 원칙을 유지하되 그 적용을 제한하는 중도적인 입장을 취하고 있다.  즉, 특허침해소송에서의 무효 항변이 특허권리를 양도할 때 양도인이 명시적으로 혹은 암묵적으로 말 한 것과 상충될 때에는 양도인 금반언 원칙이 적용되지만, 이런 불일치가 없으면 무효 항변이 공정한 거래 (fair dealing)를 해하지 않고, 따라서 양도인 금반언이 적용될 이유가 없다라고 결론을 내렸다.

대법관 9명 중 5명 (Kagan, Roberts, Breyer, Sotomayor, Kavanaugh)이 제한적인 적용을 지지하였다.  대법관 Barrett은 특허법에 양도인 금반언을 정하는 규정이 없을 뿐더러 특허무효 주장은 침해소송에서 항변으로 사용될 수 있다라고 정하고 있기 때문에, 양도인 금반언 원칙을 폐지해야 한다고 하는 소수의견 (dissenting opinion)을 내었고, 대법관 Thomas와 Gorsuch 가 함께 하였다.  대법관 Alito는 본 사건이 양도인 금반언 원칙을 인정한 바 있는 1924년 Westinghouse Elec. & Mfg. Co. v. Formica Insulation Co., 266 U.S. 342 사건의 대법원 판결을 번복해야 하는 지를 결정해야 하는데 그런 결정이 없기 때문에, 주문 판결과 소수의견 어느 쪽에도 동의할 수 없다고 하는 소수의견을 내었다. 

한편, 대법윈이 이번 판결에서 양도인 금반언의 원칙이 적용되지 않는다고 예시한 경우는 다음과 같다:

직무발명을 회사에 양도하는 규정을 포함하는 고용계약 (이런 고용계약에 포함된 (직무발명) 양도 규정은 특허가 유효하다고 하는 내용을 포함하고 있지 않기 때문에.  고용계약서에 포함된 직무발명 양도 규정은 보통 직무기간 동안에 이루어질 직무발명을 양도하는 것이므로 아직 발명도 없고 출원도 없음))

법이 변경되는 것에 의해 종전에 유효했던 특허가 현행 법에 의해 무효로 되는 경우 (이 경우엔, 양도인이 특허(출원) 이전 시 특허가 유효하다고 말 했다가 나중에 법이 바뀐 것에 근거해 무효라고 하는 것이 법의 변경에 근거한 것일 뿐이지, 양도인의 말이 불일치한 것은 아니라고 설명)

발명자 (양도인)가 특허(출원)을 이전 한 후, 새로운 권리자 (출원인, 특허권자)가 원래 발명자가 의도했던 것과는 다른 범위의 특허를 취득한 경우.  예를 들어, 새로운 권리자가 획득한 청구항이 매각 시 청구항의 범위보다 현저히 넓어진 경우, 양도인이 그 새로운 청구항의 유효성을 확인하는 말을 했다고 볼 수 없다).  

 

위에서 “특허가 유효하다”고 말 하거나 확인했다고 하는 표현의 원 판결문 영문은 “representation by assignor”임을 설명할 필요가 있겠다.  보통 license agreement나 assignment agreement에 해당 출원의 특허성 혹은 특허가능성/유효성을 보장 (guarantee)하는 조문은 없다.  거꾸로 보통은 특허획득은 보장(guarantee)하지 않는다고 하는 명시적 문구가 들어갈 수도 있다.  대신 “Warranty and Representation” section에서, licensor 나 assignor가 아는 한 (within the knowledge and belief and in good faith) 거래의 대상이 되는 특허출원/특허가 무효사유가 없음을 확인(예를 들어, 모든 발명자들을 발명자로 적었고, 양도증을 비롯하여 모든 필요한 절차 들이 밟아졌음을 확인)한다. 

대법원은 위 예시 중 세번 째 경우가 본 사건의 사실관계와 관련이 있을 수 있다는 것을 들어 사건을 연방항소 법원으로 환송하고, Hologic이 새롭게 특허받은 청구항이 매각 시점에 발명자가 특허를 받을 수 있다고 의도했던 범위보다 넓은 지를 판단 할 것을 명하였다. 

<필자소개>

이선희 변호사는 30여년 동안 한국과 미국에서, 특허출원 뿐만 아니라, 특허성, 침해여부, 및 Freedom-to-operate에 관한 전문가 감정의견을 제공하는 서비스를 해오고 있다. 또한 생명과학, 의약품, 및 재료 분야 등에서 특허출원인이 사업목적에 맞는 특허 포트폴리오를 만들 수 있도록 자문을 하고 있다. 이 변호사는 한미약품이 아스트라제네카를 대상으로 하여 승소하였던 미국뉴저지 법원의 에스오메프라졸 ANDA 소송을 담당하기도 하였다.