암젠의 Repatha® 는 PCSK9 (proprotein convertase subtilisin/kexin type 9)을 타켓으로 하는 치료용 단클론 항체로서, 저밀도 지질 (LDL)을 낮추기 위하여 식이요법과 스태틴 치료와 병행하는 부가적인 치료방법으로 미국에서 2015년에 허가되었다.  
Repatha®를 커버하는 미국 특허 중에 8,859,741호와 8,829,165호는 모두 2007년에  출원된 미국출원을 우선권출원으로 하고 있으면서 상당히 넓은 범위의 권리를 청구하고 있다.

8,829,165호의 청구항 1항은 아래와 같이 항체가 결합하는 에피토프를 정의하면서 PCSK9이 LDLR에 결합하는 것을 억제하는 기능을 구성요소로 기재하고 있다:

 An isolated monoclonal antibody, wherein, when bound to PCSK9, the monoclonal antibody binds to at least one of the following residues: S153, I154, P155, R194, D238, A239, I369, S372, D374, C375, T377, C378, F379, V380, or S381 of SEQ ID NO:3, and wherein the monoclonal antibody blocks binding of PCSK9 to LDLR.   

8,859,741호의 청구항 1항과 4항은 각각 다음과 같다:

An isolated monoclonal antibody that binds to PCSK9, wherein the isolated monoclonal antibody binds an epitope on PCSK9 comprising at least one of residues 237 or 238 of SEQ ID NO: 3, and wherein the monoclonal antibody blocks binding of PCSK9 to LDLR.

4.  The isolated monoclonal antibody of claim 3, wherein the isolated monoclonal antibody binds to PCSK9 with a KD of less than or equal to 5×10−9 M.


한편 리제네론은 알리로쿠맵 (alirocumab)을 개발하고, 사노피와 함께 2014년에 Praluent의 제품명으로 FDA에 허가신청을 한다. 이에 대응하여, 암젠은 2014년 10월에 사노피와 리제네론을 상대로 델러웨어 연방지방법원에 침해소송을 제기한다.  이때부터 암젠과 사노피/리제네론은 2021년 2월에 연방순회항소법원 (CAFC)가 해당 특허의 특허성에 대하여 2번째 판결을 내릴 때까지 6년 넘게 지방법원과 항소법원을 오가며 침해소송을 진행한다.

본 사건의 진행상황을 간단히 요약하면 다음과 같다.




연방순회항소법원이 암젠 특허의 청구항이 실시가능요건을 충족시키지 못한다고 판단하는데 있어 주목한 사항 들은, 특허의 대상이 되는 항체가 구조 (즉, 서열정보)로 정의되지 않고  기능만으로 정의됨으로써 범위가 아주 넓은 것과 항체 기술 분야의 예측성이 아주 낮다는 것을 인정한 expert 증인들의 증언을 들 수 있다.  

특허 8,829,165호의 명세서에는 다양한 실시예들의 항체 들이 기재되어 있고 이들 항체를 기준으로 하여 추가적인 항체들을 만들 수 있는 가이드라인을 기재하고 있었지만, 법원은 명세서에 기재된 항체들 중 어느 것도 청구항에 기재된 12개의 아미노산 잔기 모두에 결합하는 것은 업었고, 가장 근접한 항체가  9개 잔기에 결합함에 주목하였다.  또한 암젠의 expert 증인 조차도 “항체의 아미노산 서열을 이미 알고 있는 3차원 구조를 이루도록 발현시키는 것이 아직까지도 불가능하다”라고 증언한 것도 관련 기술분야의 비예측성을 부각시키는 역할을 하였다.

결국 항소법원은, 암젠 특허청구항에 기재된 기능을 만족시키는 항체를 얻기 위해서는, 특허명세서에 기재된 구체적인 항체들을 변이시키고 얻어진 변이체들 중에서 PCKS9과 LDLR의 결합을 억제하는 항체들을 스크리닝하거나 혹은 무작위로 다양한 변이체를 만들고 스크리닝하는 “trial and error” 작업이 필요한데, 암젠 특허 청구항에 기재된 넓은 범위에 속하는 항체들을 만들기 위해 행해져야 하는 그 작업은 과도한 양의 실험 (undue burden of experimentation) 없이는 불가능하다고 (따라서, 실시가능요건을 충족시키지 못한다고) 한 지방법원의 JMOL판결을 확정하였다.

최근의 법원 판결과 미국특허청 심사 기준의 변화로부터 확인되는 바와 같이, 항원이나 항원과의 결합 등과 같이 기능만으로 정의된 항체의 청구항은 특허받기도 힘들 뿐더러 무효공격으로부터 효과적으로 방어하는 것이 거의 불가능하다.  향후에는 어떤 변화가 생길지 모르겠지만, 현재로서는적어도 중쇄 CDR 1-3과 경쇄 CDR 1-3개를 포함하는 6개의 CDR을 정의하는 것이 필요하다. 

<필자소개>
이선희 변호사는 30여년 동안 한국과 미국에서, 특허출원 뿐만 아니라, 특허성, 침해여부, 및 Freedom-to-operate에 관한 전문가 감정의견을 제공하는 서비스를 해오고 있다. 또한 생명과학, 의약품, 및 재료 분야 등에서 특허출원인이 사업목적에 맞는 특허 포트폴리오를 만들 수 있도록 자문을 하고 있다. 이 변호사는 한미약품이 아스트라제네카를 대상으로 하여 승소하였던 미국뉴저지 법원의 에스오메프라졸 ANDA 소송을 담당하기도 하였다.

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